Как защитить товарный знак при незаконном использовании в доменном имени?

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ консультацию

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

1. Подача жалобы аккредитованному ICANN поставщику услуг по разрешению споров, выбранному истцом, например, Центру ВОИС любым физическим или юридическим лицом в электронной форме;
2. Подача ответа физическим или юридическим лицом, против которого была подана Жалоба;
3. Назначение выбранным поставщиком услуг по разрешению споров Административной комиссии из одного или трех человек, которые будут решать спор;
4. Вынесение решения Административной комиссии и уведомление всех соответствующих сторон;
5. Выполнение решения Административной комиссии соответствующим регистратором в случае принятия решения об аннулировании или передаче рассматриваемого доменного имени.

Таким образом, при незаконном использовании товарного знака в доменном имени правообладатель имеет несколько способов защиты исключительных прав, выбор остается только на его усмотрение.

Юристы по защите интеллектуальной собственности KIP Legaltech помогут вам защитить вашу интеллектуальную собственность от незаконного использования в доменных именах.

Оставьте заявку, мы проведем для вас бесплатную экспресс консультацию и предложим оптимальные варианты досудебного или судебного разрешения спора по делам о незаконном использовании товарного знака в доменном имени.

Возможно обратиться в арбитражный суд с требованием о запрете использования доменного имени администратором сайта. Стоит обратить внимание, что суды учитывают различные обстоятельства при рассмотрении данной категории дел, такие как:

• Фактическое использование предполагаемым нарушителем товарного знака, сходного до степени смешения без законных оснований;
• Статус правообладателя товарного знака;
• Неоднократность нарушения.

Например, по делу №А67−7004/2021 Арбитражный суд Томской области запретил использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, в доменном имени при предложении к продаже, рекламе товаров, а также передать право администрирования спорного доменного имени истцу в течение 14-ти дней.

Апелляционная и кассационная инстанции поддержали выводы суда первой инстанции. В данном деле спорный домен нарушал исключительное право на словесный товарный знак истца. Кроме того, суд учел аналогичный характер услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, и услуг, в отношении которых используется домен, а также, был установлен факт использования товарного знака в доменном имени без согласия правообладателя.

Однако стоит учитывать, что суд не всегда может встать на сторону правообладателя. Так, по делу А40−112 444/2022 кассационной инстанцией были отменены решения первой и апелляционной инстанций и дело отправлено на новое рассмотрение в связи с тем, что судебная коллегия усмотрела частный случай злоупотребления правом. Кассационная инстанция учла довод ответчика о том, что доменное имя им использовалось с 2012 года — задолго до регистрации товарного знака истцом (в 2021 году), и что действия истца по регистрации спорного товарного знака и последующему обращению в суд имели цель перерегистрации доменного имени, в которое вкладывался ответчик, на свое имя.

Также, стоит рассмотреть административный порядок защиты товарного знака. В специализированных международных арбитражных центрах в соответствии с Политикой UDRP также рассматриваются арбитражные споры.

Единая политика разрешения споров о доменных именах (Политика UDRP) устанавливает правовую основу для разрешения споров между владельцем регистрации доменного имени и третьей стороной (т. е. стороной, отличной от регистратора) по поводу неправомерной регистрации и использования Интернета. доменное имя в общих доменах верхнего уровня или gTLD (например, .biz, .com, .info, .mobi, .name, .net, .org), а также в тех доменах верхнего уровня с кодом страны или ccTLD, которые приняли политику UDRP на добровольной основе (к ним относятся: .ag, .ai, .as, .bm, .bs, .bz, .cc, .cd, .co, .cy, .dj, .ec, .fj, .fm, .ga, .gd, .gt, .ki, .la, .lc, .md, .me, .mg, .mw, .nr, .nu, .pa, .pk, .pn, .pr, .pw, .ro, .sa, .sc, .sl, .sn, .so, .tj, .tt, .tv, .ug, .ve, .vg, and .ws.)

Данная процедура имеет ряд преимуществ, например, данный способ является более быстрым и дешевым в сравнении с судебным разбирательством. Как правило, данная процедура занимает около 60 дней. Также, данный административный порядок обеспечивает единый механизм разрешения споров о доменных именах независимо от того, где находится регистратор, владелец доменного имени или истец.

Важно отметить, что по российскому законодательству правовая охрана доменному имени не предоставляется в отличие от товарного знака. Одним из официальных способов использования товарного знака является размещение его в сети Интернет согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ.

Кроме того, если зарегистрировать доменное имя, которое схоже с существующим товарным знаком для однородных товаров и услуг, чаще всего это будет признаваться нарушением исключительных прав.

Таким образом, в случае обнаружения незаконного использования товарного знака в доменном имени у правообладателя есть право защиты своего исключительного права несколькими способами:

1. В досудебном порядке
2. В судебном порядке
3. В административном порядке

В досудебном порядке можно направить требование о прекращении использования доменного имени администратору сайта. Определить его можно посредством сервиса WHOIS, однако бывают случаи, когда информация об администраторе сайта скрыта. Тогда данное требование необходимо направить информационным посредникам.

Согласно статье 1253.1 ГК РФ информационным посредником признается лицо, которое предоставляет возможность размещать материал или информацию в информационно-телекоммуникационной сети. В рассматриваемом случае это регистратор доменного имени и хостинг-провайдер.
Как правило, указанное требование пересылается администратору сайта, и он может добровольно перестать использовать спорное доменное имя.